Markenan­meldung in den USA – Neue Anforderungen des US-Marken­amts

Hintergrund: Internationale Anmeldung oder US-Markenanmeldung

Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten, um eine Marke in den USA anzumelden. Diese lassen sich als internationale oder US-Markenanmeldung klassifizieren.

Internationale Markenanmeldung

Die internationale Markenanmeldung verläuft über die WIPO (World Intellectual Property Organization) nach dem sog. „Madrider Protokoll. Deutsche Unternehmen stellen dabei zunächst einen entsprechenden Antrag beim DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) oder beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) auf Eintragung einer internationalen Marke bei der WIPO. Entweder es besteht in diesem Fall bereits eine nach deutschem/europäischen Recht geschützte Marke, die dann vermittelt über das jeweilige Markenamt bei der WIPO als internationale Markenanmeldung eingeht  oder der Antrag auf Eintragung einer deutschen bzw. europäischen Marke kann mit dem Antrag auf Eintragung einer internationalen Marke direkt verbunden werden. Liegt noch keine nach nationalem Recht geschützte Marke vor, kann keine international geschützte Marke bei der WIPO beantragt werden.

Bei der WIPO wird zugleich beantragt, für welche konkreten Länder (z.B. USA) der Schutz gelten soll. Die WIPO prüft dann in einem ersten Schritt die Voraussetzungen für eine Markeneintragung und informiert dann die Behörden in den benannten Ländern (hier also in den USA). Diesen Behörden wird die Marke als „Schutzgesuch“ angemeldet und ihnen für 18 Monate die Möglichkeit eingeräumt zu prüfen, ob eine Schutzmöglichkeit im jeweiligen Land besteht. Lehnen die betroffenen Länder den Schutz nach ihrem nationalen Recht nicht binnen 18 Monaten ab, so hat der Anmelder der Internationalen Marke die Rechte eines nationalen Markeninhabers auch in den USA. Dieser besteht für 10 Jahre. Der Vorteil einer solchen Markenanmeldung über die WIPO besteht darin, dass sie auch von deutschen Anwälten vermittelt werden kann. Allerdings genügt die Vertretung durch einen deutschen Anwalt nach den neuen Regelungen des United States Patent and Trademark Office (USTPO) vom 03.08.2019 (s. dazu gleich unter b)) dann nicht mehr, wenn die US-Behörden eine solche Markenanmeldung über die WIPO ablehnen. In diesem Fall ist eine Vertretung durch einen U.S.-licensed Attorney at Law zwingend erforderlich. Dies gilt selbst dann, wenn die Markenanmeldung nur vorläufig abgelehnt wird („provisional refusal“).

US-Markenanmeldung über das United States Patent and Trademark Office (USPTO)

Die zweite Möglichkeit eine in den USA geschützte Marke zu erhalten, besteht in einer direkten Anmeldung der Marke beim United States Patent and Trademark Office (USTPO). Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass seit dem 03.08.2019 die neuen „USPTO Trademark Rules“ gelten und danach eine solche Anmeldung für ausländische Unternehmen, also solche mit Firmensitz außerhalb der USA, nur über einen in den USA als „US Attorney at Law“ zugelassenen Anwalt erfolgen darf, während US-Unternehmen sich auch direkt an das USPTO wenden dürfen. Selbst für solche einheimischen Unternehmen empfiehlt jedoch das USPTO dringend die Beauftragung eines US-Anwaltes.

Die Notwendigkeit zur Beauftragung eines U.S.-licensed Attorney at Law wird vom USPTO mit der häufig fehlerhaften oder sogar betrügerischen Markenanmeldung durch ausländische Unternehmen in den USA begründet.

Checkliste US-Markenanmeldung

Internationale Markenanmeldung/ WIPO:

• Markenanmeldung für mehrere Länder möglich
• Anmeldung auch durch deutschen Anwalt möglich
• Anmeldung kann gleichzeitig mit deutscher Markenanmeldung erfolgen

US-Markenanmeldung/ USTPO:

• Erfolg der Markenanmeldung u.U. höher
• Verfahren erleichtert gegebenenfalls erforderliche Anpassungen der angemeldeten Marke
• Vereinbarkeit mit sonstigem US-Recht wird teilweise mit überprüft
• Verfahren in der Regel schneller

US-Markenanmeldung – Das Verfahren

Beim USPTO kann eine Marke entweder online/elektronisch oder schriftlich / in Papierform angemeldet werden. Die elektronische Anmeldung ist zwar günstiger, kann aber ein Nachverfahren nach sich ziehen, wenn elektronisch nicht alle zur Markenanmeldung notwendigen Informationen übersandt werden können.

Eine Markenanmeldung über das USPTO kann nur erfolgen, wenn alle erforderlichen Informationen (wie Gestaltung des Logos, Abgrenzung, Markenname etc.) vorliegen und ein Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen eingereicht wird, das erkennen lässt, das von der Markenanmeldung nur solche Waren/Dienstleistungen betroffen sind, die vom USTPO als schutzwürdig akzeptiert werden (USTPO accepted identiciation of goods and services).

Absolute und relative Eintragungshindernisse

Das USTPO prüft nach Eingang der Anmeldung, ob absolute oder relative Eintragungshindernisse der Eintragung entgegenstehen. Absolute Eintragungshindernisse verhindern den Eintragungsschutz bereits bei ihrem Vorliegen. Bei relativen Eintragungshindernissen wird in der Regel genauer geprüft, ob sie durch kleinere Veränderungen der einzutragenden Marke behoben werden können oder ob sie auch unverändert dem Sinn und Zweck des Markenschutzes (z.B. Verwechslungsgefahr) tatsächlich entgegenstehen.

Dementsprechend besteht ein absolutes Eintragungshindernis dann, wenn die Marke bereits nicht eintragungsfähig ist. Entsprechende Marken sind in Section 2 (a)-(e) Lanham Act aufgeführt. Das betrifft etwa beleidigende Inhalte, unzulässige Einbeziehungen der US-Fahne oder Täuschungen. Ein relatives Eintragungshindernis besteht, wenn eine Marke nur aus einem Namen besteht oder nur einen beschreibenden Vorgang enthält. Ein relatives Eintragungshindernis kann zudem dann angenommen werden, wenn eine Gefahr der Verwechslung mit einer bereits geschützten Marke besteht.

Fazit

Eine Markenanmeldung in den USA ist auf zwei Wegen möglich. Entscheiden sich ausländische Unternehmen dabei für eine direkte Markenanmeldung in den USA müssen sie seit dem 03.08.2019 zwingend einen U.S.-licensed Attorney at Law mit der Markenanmeldung betrauen. Scheitert eine Markenanmeldung über das Madrider Protokoll der WIPO ist ebenfalls eine Markenanmeldung durch einen U.S.-licensed Attorney at Law erforderlich. Gerne stehen wir in beiden Fällen mit unserem Netzwerk, das auch entsprechend zugelassene Anwälte umfasst, beratend zur Verfügung.